7 专利确权案件中二审期间裁定准许撤回起诉条件之判断
——某星公司诉国家知识产权局发明专利无效宣告请求行政案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
北京市高级人民法院（2019）高行终1498号行政判决书
2.案由：发明专利无效宣告请求行政纠纷
3.当事人
原告（上诉人）：某星公司
原告（被上诉人）：某为公司
被告（被上诉人）：国家知识产权局
【基本案情】
某为公司在一审请求撤销原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）于2017年10月26日作出的第33697号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），并责令重新作出决定。其理由为：（1）本专利权利要求1-20缺少必要技术特征。（2）本专利权利要求1-20得不到说明书支持。（3）本专利的优先权不能成立。本专利专利权利要求1记载了“为子帧中各自包含多个SC-FDMA码元的不同时隙产生不同的正交码”，但证据10-1至证据10-3中都没有明确记载权利要求中的特征“为不同时隙产生不同的正交码”，也没有记载针对不同时隙设置不同的正交码的特殊作用或特定效果。因此权利要求1的技术方案不能享有相应的优先权。（4）本专利不具备创造性。
国家知识产权局在一审请求驳回某为公司的诉讼请求。其理由为：对于本专利的优先权问题，证据10-1的附图5与本专利的附图5相同，且根据该证据说明书第75段的记载，本领域技术人员能够直接地毫无疑义地得到“为子帧中各自包含多个SC-FDMA码元的不同时隙产生不同的正交码”的特征。在证据10-2和证据10-3中也记载有与上述相同的内容。因此，某为公司提出的本专利不能享有在先申请优先权的主张不成立。其他问题均坚持被诉决定中的意见。
某星公司一审述称：同意被诉决定中的认定，请求法院依法驳回某为公司的诉讼请求。
北京知识产权法院经审理查明：本专利系专利号为20088000××××.1号，名称为“用于在移动通信系统中发送和接收随机化小区间干扰的控制信息的方法和装置”的发明专利（以下简称本专利），申请日为2008年1月7日，最早优先权日为2007年1月5日，授权公告日为2014年7月23日，专利权人为某星公司。
针对本专利，某为公司于2016年9月2日向专利复审委员会提出无效宣告请求。经审查，专利复审委员会作出被诉决定认定：本专利享有相应的优先权，某为公司的相关无效理由不能成立，决定维持本专利有效。
【案件焦点】
1.在专利确权案件中，一审原告在二审期间请求撤回起诉是否应当裁定准许以及裁定准许的条件；2.专利确权案件中优先权的认定。
【法院裁判要旨】
北京知识产权法院经审理认为：本专利权利要求1“为不同时隙产生不同的正交码”的技术特征并未被记载于在先申请文件中，故其不能享有相应的优先权。被诉决定对此认定有误，某为公司的该主张具有事实和法律依据。某为公司的其他主张不能成立。
北京知识产权法院于2018年10月26日作出（2018）京73行初1327号行政判决：一、撤销被诉决定；二、专利复审委员会就某为公司针对本专利所提出的无效宣告请求重新作出审查决定。
宣判后，某星公司向北京市高级人民法院提起上诉。二审审理期间，某为公司分别于2019年3月31日、2019年4月7日以其与某星公司已达成一致意见为由向法院书面提出了请求撤回本案一审起诉的申请。
北京市高级人民法院于20119年12月30日作出（2019）京行终1498号行政判决，驳回上诉，维持原判。
法院生效裁判认为，本专利权利要求1限定“为不同时隙产生不同的正交码”技术特征的技术方案不能从某星公司主张的优先权文本中直接、毫无疑义的得出，一审判决认定本专利权利要求1不能享有相应的优先权，并无不当。某星公司的相关主张不能成立，即被诉决定关于本专利是否可享有优先权的认定有误。而本专利是否可以享有优先权显然会涉及用于评价本专利是否具备新颖性、创造性的现有技术的范围等事项，其实质上与本专利是否可以获得授权而相关。在此基础上，虽然某为公司提交了书面的撤回起诉的申请，但若裁定准许该撤回起诉的申请，将可能“损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”，故本案中并不具备裁定准许某为公司撤回起诉申请的充分条件，对某为公司请求撤回起诉的申请不予支持。但鉴于已经就本专利是否享有优先权的问题进行了详细论述，并认定某星公司的上诉理由不能成立，故本案应判决驳回某星公司的诉讼请求。基于此，对某为公司撤回起诉的申请不再单独出具裁定书。
【法官后语】
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十八条的规定，当事人在二审期间申请撤回起诉的，至少应当满足以下要件：一是经其他当事人同意；二是不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益。
处分原则是允许当事人二审期间撤回起诉的理论基础。但无论是民事权利，抑或诉讼权利，均存在相应的权利边界。无边界的权利行使，将使得法律秩序本身难以维系。而权利边界的界定通常源于不同的利益衡量。上述第一个要件即在于平衡原告与其他当事人的利益。二审程序中不加限制地允许原告撤回起诉，不仅可能导致被告支出的诉讼成本无法得到补偿，同时可能使被告面临再次被起诉的风险，既损害了被告的程序利益，亦有违实体正义。而专利确权案件为行政案件，其具有法定的起诉期限。一般情况下，一审判决作出后，涉案被诉具体行政行为的法定起诉期限已届满，通常不会出现被再次起诉的风险，且专利确权案件的当事人相对固定。故此类案件中的“经其他当事人同意”更多应指向专利权人或无效宣告请求人的同意。本案中，根据查明的事实可以视为某为公司的撤回起诉行为已满足上述第一个要件的要求。
而上述第二个要件在于平衡当事人利益与其他利益的关系。作为一种垄断权，专利权必然涉及专利权人利益与社会公众利益的平衡问题。因此，在专利确权案件中，审查第二个要件尤为重要。首先，根据专利法第四十五条的规定，专利被授予后，任何人均可以请求宣告该专利权无效。但专利法实施细则第六十六条第二款亦规定了“一事不再理”的制度。因此，若涉案无效决定的结论为无效理由不能成立，并维持涉案专利权有效，而一审法院经审查认为该无效决定的相关认定有误，且该错误可能对该专利权的效力产生实质影响，那么在此种情况下，若准许当事人在二审期间撤回起诉，其必然的结果即为撤销一审判决而导致该无效决定生效，从而会实质剥夺其他人依据该相同理由和证据宣告该专利无效的权利。其次，若该“相同理由和证据”为是否应获得授权的实体理由，则会使本不应当获得授权的技术方案获得专利权的保护，而有悖于专利法的立法目的。
通常情况下，若涉案无效决定的结论为宣告涉案专利权全部无效的，只要满足“经其他当事人同意”的要件，即应当裁定准许当事人撤回起诉的申请；若涉案无效决定的结论为部分无效或者宣告涉案专利权有效的，除满足“经其他当事人同意”的要件外，亦应当重点审查一审判决有关涉案专利有效部分的认定是否存在相反的结论并实质影响该专利权的效力，以避免裁定准许当事人撤回起诉而有损其他利益。因此，在一审判决的相关认定对涉案专利权的效力存在实质影响时，不宜径行裁定准许当事人撤回起诉，而应当在实质审查一审判决该相关认定是否正确的基础上，再作出是否准许当事人撤回起诉的裁定。
本案中，一审判决的认定属于对本专利效力存在实质影响的认定。因此，应当在审查一审判决的相关认定是否正确的基础上，再行裁决是否应当准许某为公司撤回起诉的申请。
编写人：北京市高级人民法院 王东勇
[1] 此处指2008年发布的《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》，其已于2020年修正，本书收录的案例均裁判于其修改生效前，适用的是当时有效的法律法规及司法解释，下文将不再对此进行提示。
[2] 《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日起实施，《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国收养法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国侵权责任法》《中华人民共和国民法总则》同时废止。最高人民法院对相关司法解释也进行了废止或修改。本书收录的案例均裁判于《中华人民共和国民法典》生效前，适用的是当时有效的法律法规及司法解释，下文将不再对此进行提示。
[3] 此指2008年修正的《中华人民共和国专利法》，其已于2020年修正，本书收录的案例均裁判于2020修正的《中华人民共和国专利法》生效前，适用的是当时有效的法律法规及司法解释，下文将不再对此进行提示。
[4] 此指2016年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》，其已于2020年修改，本书收录的案例均裁判于其修改生效前，适用的是当时有效的法律法规及司法解释，下文将不再对此进行提示。