第三节 常见法律风险与防范措施
企业专利管理工作中，常见的法律风险主要有：
一、专利申请被视为撤回导致专利无法授权
专利申请被视为撤回主要是指在专利申请阶段，由于申请人未按照要求提出某项申请或逾期不答复而导致专利申请被视为撤回，无法授权的情形。我国《专利法》第三十五条第一款规定：“发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。”第三十六条第二款规定：“发明专利已经在外国提出过申请的，国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回。”第三十七条规定：“国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。”
专利被视为撤回将导致专利无法被授权，研发人员的成果将无法得到专利法保护，这对企业来说，将产生重大的法律风险。如果竞争对手在此期间申请了同样的专利并被授权，则无疑会对企业的后续生产经营造成重大法律障碍。企业专利管理人员应特别注意专利法中关于专利申请被视为撤回的几种情形，在规定的期限内按照要求及时提出请求或给予答复，避免申请被视为撤回。
另外，根据我国《专利法实施细则》的相关规定：当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。
二、专利权终止导致丧失专利维权的基础
企业申请专利的重要目的是通过专利法保护自身的智力成果，应当说，专利法对知识产权的保护是“强保护”，我国在专利执法和司法领域已经建立起较为有效的保护制度。因此，如果一项专利是企业较为重要的专利，那么专利授权后维持专利权的有效状态将十分必要。但在实践中，常常有企业因为忽视专利的作用，没有按时缴纳专利年费，而导致专利权在期限届满前终止。专利权终止的结果是专利权的丧失，即无法再获得专利法的保护。
笔者曾代理一起擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢纠纷，原告为产品所设计的一款包装盒曾申请过外观设计专利并获得授权，但由于未及时缴纳年费而终止。该专利权终止后不久，市场上即出现了仿冒包装盒，原告由于丧失了专利权，无法提起专利侵权诉讼退而求其次寻求《反不正当竞争法》保护。但《反不正当竞争法》中关于知名商品特有的包装保护是一个繁杂的证明过程，对原告的举证要求很高，特别是在是否构成“知名商品”的证明方面更是颇有争议。可见，企业因为一时疏忽导致专利权终止后，将给潜在的侵权者以可乘之机，这应该足以引起企业的高度重视。
笔者认为，为确保专利权有效，企业专利管理人员应当定期对自身专利进行梳理和监控，及时剔除无用专利，对于较为重要的专利，特别是基础专利或核心专利，应当及时缴纳年费，以维持专利权有效。授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的，国务院专利行政部门会通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴，同时缴纳滞纳金。
三、企业因专利申请日前公开发明创造的内容而丧失专利权
授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。其中，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。这里提及的“现有技术”，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。这里提及的“现有设计”，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
上述内容是我国《专利法》在判断发明、实用新型、外观设计是否能够授权的必要条件，这里需要企业特别注意“现有技术”和“现有设计”的概念，这两个概念都是以“申请日以前”为时间基准，以“国内外”为地域基准，以“公众所知”为主体基准，而并没有限定是谁让公众所知。换句话说，专利权人在申请日前将自己的发明创造内容通过发表、展览、公开销售、公开使用等方式让“公众所知”的，将破坏该发明创造的授权条件，导致不被授权或者即便被授权也极有可能被无效。这显然是企业对专利申请制度不了解所致。
因此，企业在申请专利之前，应当对发明创造的内容严格保密，禁止通过任何方式让“公众所知”，应当在提交专利申请文件并确定申请日之后，再对外公开。根据我国《专利法》的规定：国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。另外，还需要说明的是，根据我国《专利法》，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。除此之外，企业应当严格遵守“申请日前不公开”的原则，确保发明创造不因自己的在先公开而丧失新颖性和创造性。
四、企业因在委托开发协议中对专利权归属约定不明而丧失专利权
企业在委托开发过程中，如忽视开发成果的专利权归属约定，将极易导致丧失专利权。根据我国《专利法》的相关规定：一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成的单位或者个人。申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。另外，我国《合同法》第三百三十九条第一款规定：“委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人……”这就说明，如果在委托开发协议中，委托方没有对申请专利的权利进行约定，则应当由受托方（即完成发明创造的单位或个人）享有，相应地，该发明创造被授予的专利权归属受托方。
因此，企业作为委托方在签订委托开发协议时，应当特别注意对开发成果的知识产权归属约定，应当尽可能地将申请专利的权利限定于己方，或者应当至少约定双方共有该权利。否则，企业花费巨资委托研发的成果将由他人享有专利权，这将对企业今后的生产经营产生不利影响和潜在的法律风险。
五、企业因在加工承揽过程中未及时申请专利而引发权属纠纷
企业作为承揽方按照定作方的要求完成一定的工作，交付劳动成果。如果承揽方在加工承揽过程中产生了发明创造，未及时申请专利，则很有可能被定作方知晓技术方案而抢先申请，引发专利权属纠纷。通常来说，定作方仅仅是对工作成果提出要求和验收标准，但并不参与成果的具体研发，定作方对承揽方研发的成果不应享有专利权。
因此，为避免此类纠纷发生，承揽方应当注意研发成果的完成时间，注意保密并及时申请专利。同时，针对该成果后续的改进方案也应当有所考虑，并尽可能地提前进行专利布局。如果时间允许的情况下，应当先申请专利再交付工作成果。
六、专利申请撰写质量不高导致保护范围变窄
我们知道，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。所以，专利申请文件的撰写质量直接影响着专利授权后保护范围的大小。以发明或者实用新型专利权利要求书为例，每项权利要求记载的技术特征越多，则该专利权的保护范围就越窄。相应地，根据判定专利侵权的全面覆盖原则，被控侵权产品或方法技术特征“全面覆盖”该权利要求相应技术特征的概率就越小，构成侵权的可能性就越小。可见，专利申请文件的撰写质量是非常重要的。
如何提高专利申请文件的撰写质量，是每一个企业在面对全面保护科技成果这一问题时应该重点考虑的问题。一般来说，企业将专利申请的专业工作委托给成熟的专利代理机构完成是较为普遍的做法。但笔者要说明的是，企业专利管理工作者不能简单地将专利申请工作完全委托出去就认为万事大吉，直接等待授权结果。在专利代理机构代为申请专利的过程中，专利管理工作者应该及时了解专利申请的过程和状态，对于申请文件应当全面审核，针对核心专利应当反复与发明人和专利代理人进行沟通，以确保申请文件的质量符合要求。企业应当树立一种理念，即发明创造获得专利授权不是唯一目的，还需要在保障授权的前提下，尽可能地扩大专利权保护范围，以便后续的专利运营与专利维权。
七、职务发明创造立项研发管理不规范导致专利权属纠纷
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人，申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
企业由于对职务发明创造的立项研发管理不规范，极易导致员工将本属于单位的技术成果占为己有并申请专利，引发权属纠纷。当单位与发明人或设计人对申请专利的权利和专利权的归属没有约定的情况下，企业应当对发明创造的立项、研发过程严格管理，对立项报告、实验设备、实验数据、评审报告等应由专人保管。如果发明人或涉及人是执行本单位任务，最好有书面文件予以佐证。如果利用了本单位的物质技术条件，最好有相关的使用记录可以查证。总之，企业应该有意识地在发明创造完成的过程中，设置、保存相关证据，以便今后发生权属纠纷后提交这些证据来证明该发明创造是职务发明创造。
八、因生产、销售产品前未进行侵权检索分析而产生侵权风险
专利侵权检索分析主要是指根据具体的技术方案检索某一国家或地区的有关生效专利，并判断是否构成侵权。这是产品生产、销售前应当进行的一项重要工作。如果没有进行侵权检索分析，则很有可能企业生产、销售的产品涉嫌侵犯已经存在的有效专利，盲目生产、销售的后果显然会造成巨大损失。
侵权检索的范围可以是：类似产品的专利、竞争对手的专利。产品侵权检索的工作量相当大，必须制定完善的检索策略，防止漏检，通过对检索出来的专利进行阅读和分析，缩小拟分析专利的范围，最终确定几篇相关性较高的专利，逐一进行细致的分析。这一阶段，技术人员、法务人员将参与进来，进行侵权分析，并将每一可能造成侵权的专利进行分级，对极有可能发生侵权的专利进行特别关注。特殊情况下，在产品上市的最后时刻，可以进行专利许可交易，寻求和解，降低产品上市后的专利风险。[7]
为了避免侵权风险，企业还可以进行专利侵权规避设计，即针对侵权风险较高的专利，可以通过减少产品技术特征、变劣发明创造、更改相应技术特征等方式进行侵权规避。从事专利侵权规避设计这项工作需要法务人员与技术人员的密切配合，法务人员需要从专利侵权判定的基本原则和实践经验出发给出规避设计的大致方向，技术人员在此方向上进行研究并提出具体的更改方案，这个过程需要双方反复沟通磨合，才能达到最佳效果。任何一方不专业，将极有可能导致规避设计失败。当然，如果企业专利管理人员既精通专利法又对相关产品技术了如指掌，则会减少不必要的沟通，能够更加精准地进行规避设计。
九、权利人因超过诉讼时效主张权利而丧失胜诉权
诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内怠于行使权利，当时效期间届满时，人民法院就不再予以保护。在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院可以强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院不再予以保护，权利人丧失了胜诉权。诉讼时效制度的设立就是督促权利人积极主张权利，早日解决纠纷，让经济和法律关系尽快处于稳定状态，以便社会经济生活健康发展。在专利维权活动中，企业应当特别注意主张专利侵权行为的诉讼时效，避免因为超过诉讼时效而导致不能正常维权。对于已经知道或应当知道侵权行为存在的，应当尽早采取措施维权。
我国《专利法》第六十八条第一款规定：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。”《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条规定：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”但2017年10月1日生效的《民法总则》第一百八十八条第一款规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。”那么，侵犯专利权的诉讼时效到底是二年还是三年？目前，并无相关司法解释给予明确规定。根据《民法总则》的上述规定，如果民事单行法律有规定的，依照其规定，那么按照特别法优于一般法的原则，联系我国《专利法》第六十八条的规定，侵犯专利权的诉讼时效应当为二年。但《民法总则》生效后施行的民事单行法中规定的诉讼时效为二年的，其性质与《民法通则》规定的二年普通诉讼时效无异，故根据新法优于旧法的原则，在《民法总则》施行后应适用三年的诉讼时效期间。[8]
由此可见，司法实践中针对《民法总则》生效后，侵犯专利权的诉讼时效尚存在争议，这亟待最高人民法院通过司法解释或个案裁决的方式进行明确，也可以通过修订民事单行法的方式来明确。但无论如何，权利人超过诉讼时效起诉的，除非侵权行为在起诉时仍在持续，否则权利人即便可以提起侵权诉讼，由于侵权行为已过诉讼时效，被告可以此抗辩而要求法院驳回权利人的诉讼请求。同样，对于发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费也有诉讼时效，《专利法》第六十八条第二款规定是两年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。
十、因签发警告函不当导致被诉侵权
企业在发现专利侵权行为时，经常通过向侵权者发警告函来警示侵权行为，以达到震慑侵权者的目的。警告函可以由企业自己签发也可以委托律师签发。警告函在一定程度上可以起到警示侵权者的目的，阻止侵权行为或潜在的侵权行为。但如果发送警告函的内容不当，也会给企业带来侵权风险。权利人发送侵权警告维护自身合法权益是其行使民事权利的应有之义，但行使权利应当在合理的范围内。在采取维护权利行为的同时，也要注重对公平竞争秩序的维护，避免滥用侵权警告，打压竞争对手合法权益。
最高人民法院在石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷二审民事判决书 [9]中认为：判断侵权警告是正当的维权行为，还是打压竞争对手的不正当竞争行为，应当根据发送侵权警告的具体情况来认定，以警告内容的充分性、确定侵权的明确性为重点。权利人发送侵权警告必须以确定的具体侵权事实为依据，在发送侵权警告时应当对所警告的行为构成侵权善尽审慎注意义务，对所涉侵权的具体事实进行充分考量和论证后进行。侵权警告的内容不应空泛和笼统，对于权利人的身份、所主张的权利的有效性、权利的保护范围以及其他据以判断被警告行为涉嫌构成侵权的必要信息应当予以披露。侵权警告不同于法院对诉前行为保全的裁定，所涉侵权行为并不会因侵权警告行为而当然停止，被警告者是否停止所涉侵权行为由其自行决定，尤其是对销售商而言，侵权警告的内容对其能否作出合理判断、自行承担由此导致的商业风险更为关键。因此，向这些主体发送侵权警告时，对确定被警告行为构成侵权而产生的注意义务要高于向制造者发送侵权警告的情形，其警告所涉信息应当详细、充分，如披露请求保护的权利的范围、涉嫌侵权的具体信息以及其他与认定侵权和停止侵权相关的必要信息。否则，易导致交易方面对内容不明确的警告内容，为避免自身涉及警告信所称的后果，停止进行交易，影响公平竞争的交易秩序。可见，企业在发送专利侵权警告函之前，应当仔细核查警告函的内容、发送对象并应站在被警告者的角度，施以一定的注意义务，尽可能全面地披露相关信息以供他人判断。
当然，最高人民法院在该案中还进一步明确，权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的结论为判断依据，而是以权利人维权的方式是否正当，是否有违公平的竞争秩序，是否存在打击竞争对手作为衡量的标准。由于侵权认定的专业性和复杂性，不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度，否则会妨碍侵权警告制度的正常运用和有悖此类制度的初衷。在权利人发送侵权警告行为得当，不存在过错时，即使最终被警告的行为不构成侵权，也可能不属于滥用权利，无须对竞争者的损失进行赔偿。